Qu’est ce que la déchéance d’une marque pour défaut d’exploitation ?

Qu’est ce que la déchéance d’une marque pour défaut d’exploitation ?

Une marque peut avoir été valablement enregistrée, encore faut-il l’exploiter

A cet égard, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

A noter : Le droit à l’image, qui comme pour la cession de droit d’auteur pendant une cession de marque, peut faire l’objet d’une cession ou d’une autorisation d’exploitation, est protégé par le droit français en tant qu’attribut de la personnalité. Toutefois, la violation du droit à l’image ou des droits de la marque est condamnable.

Ainsi, si vous êtes propriétaire d’une marque mais ne l’exploitez pas (ou plus) depuis 5 années consécutives, vous vous exposez à une action en déchéance de la marque, et ce malgré la durée de protection légale d’une marque déposée à l’INPI.

Le délai de 5 ans court à partir du moment où l’exploitation effective a cessé, ce qui peut être dès l’enregistrement de la marque si elle n’a jamais été exploitée.

Le défaut d’usage (ou d’exploitation) peut également provenir de la cessation d’exploitation du fonds de commerce auquel la marque était attachée, ou de l’arrêt de la production des biens qu’elle désignait.

Les conditions pour la déchéance d’une marque après plus de 5 ans de défaut d’usage

  • Une action en justice : la déchéance d’une marque n’est donc pas automatique.
  • L’action doit être engagée par une par une personne qui a intérêt à agir, donc intérêt à obtenir la déchéance de la marque. Cela pourra être par exemple l’action d’une entreprise qui est gênée par cette marque, du fait de son positionnement sur des biens et services similaires. Cette action est également parfois intentée en demande reconventionnelle par une personne poursuivie pour contrefaçon : elle répliquera en demandant la déchéance de la marque qu’elle est accusée de contrefaire.
  • Ne pas avoir de justes motifs permettant d’expliquer pourquoi la marque n’est plus exploitée. Cela peut être du à des circonstances exceptionnelles subies par le titulaire de la marque par exemple. Les justes motifs s’apprécient au cas par cas.
  • Si l’action en déchéance est recevable, alors ce sera au titulaire de la marque de prouver qu’elle est bien exploitée (et non pas à celui qui demande la déchéance d’une marque de prouver le défaut d’usage, ce qui aurait été trop compliqué en pratique).
  • A quels motifs l’exploitation de la marque sera retenue ?
  • L’exploitation sera retenue s’il y a un usage réel de la marque, dans un cadre commercial, pour protéger des biens ou des services. Il pourra également être considéré que la marque fait l’objet d’un usage sérieux même en l’absence de commercialisation, si son titulaire prouve que cette commercialisation est en préparation et qu’elle nécessite du temps, par exemple pour conquérir un nouveau marché.
  • En revanche, le fait que la marque ait été cédées (au titre d’un contrat de cession de marque) ou que son enregistrement ait été renouvelé pendant la période de 5 ans ne prouvera pas qu’il y a eu un usage sérieux de la marque. De la même manière, l’usage sérieux de la marque ne sera pas retenu si celui-ci est intervenu dans les 3 mois précédant l’action en déchéance d’une marque et que le propriétaire a eu vent du risque d’une telle action.
  • Si la déchéance de la marque est prononcée, alors celle-ci sera annulée. Cette annulation n’est toutefois pas rétroactive : elle court à compter de l’expiration du délai de 5 ans de non exploitation de la marque.
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