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Comment savoir si une marque a déjà été déposée ?

Comment savoir si une marque a déjà été déposée ?

Que le choix du déposant se porte sur un mot, un slogan, un nom ou encore un logo, seul le signe disponible peut bénéficier d’une protection légale au titre du droit de la propriété intellectuelle. Plus important encore, l’utilisation d’une marque déjà enregistrée en l’absence d’autorisation préalable de son propriétaire expose à des sanctions lourdes. Dans ce contexte, il est primordial de vérifier la disponibilité du signe dont l’exploitation et la protection sont envisagées. Pour savoir si une marque a déjà été déposée, il faut effectuer une recherche d’antériorité auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Marque, nom de domaine et nom commercial : quelles différences ?

Au moment de la création de sa société, l’entrepreneur est amené à choisir plusieurs noms et notamment : le nom de domaine de son site internet, le nom commercial de sa société et le nom de sa marque.

  • Le nom de domaine est l’adresse du site internet. Matériellement, il est impossible que deux noms de domaine soient identiques : l’entrepreneur ne peut donc réserver son nom de domaine qu’à condition qu’il soit toujours disponible d’un point de vue technique.
  • Le nom commercial permet d’identifier l’activité et le fonds de commerce, le cas échéant. Il figure sur l’ensemble des documents commerciaux de la société – cartes de visite, papier à en-tête, devis, factures… Le nom commercial se distingue de la dénomination sociale – nom de l’entreprise qui permet son immatriculation – et de l’enseigne – signe visible qui permet de localiser un commerce – bien que les noms puissent être identiques.
  • La marque identifie des biens ou des services commercialisés par la société.

L’entrepreneur peut choisir un seul et même signe pour son nom de domaine, son nom commercial et sa marque. Le nom de domaine et la marque sont donc à différencier.

Par exemple : un vendeur de casquettes pourra réserver le nom de domaine « stylederue.fr » – à condition qu’il ne soit pas encore pris – choisir d’appeler son entreprise « Style de Rue » et apposer le même nom sur l’étiquette de ses casquettes.

Attention, au moment de choisir son nom de domaine et son nom commercial, le chef d’entreprise doit veiller à ne pas porter atteinte à des droits antérieurs : le nom de domaine – même s’il est matériellement disponible – et le nom commercial ne peuvent être exploités s’ils contrefont une marque déposée ou notoire, ou s’ils sont similaires ou identiques à un nom qui sert à identifier des produits ou des services similaires ou identiques, au point de créer une confusion dans l’esprit du public. Les signes qui peuvent bénéficier d’un droit antérieur sont notamment un droit d’auteur, une AOP, un droit de la personnalité, un nom de domaine, un nom commercial, une enseigne, une dénomination sociale…

A noter : le nom de domaine et le nom commercial, lorsqu’ils sont différents du nom de la marque, bénéficient de facto d’une protection légale. Il est néanmoins possible de déposer un nom de domaine et un nom commercial en tant que marque.

Pourquoi déposer une marque ?

En déposant une marque, son titulaire en devient propriétaire au regard de la loi. Ce droit lui confère deux types de privilèges :

  • Sur le plan commercial : il est le seul à pouvoir exploiter sa marque déposée.
  • Sur le plan pécuniaire : le propriétaire de la marque peut la commercialiser, notamment en concédant des licences d’exploitation moyennant rémunération.

La marque déposée est protégée contre toute utilisation non autorisée par un tiers

Une marque identifie des produits et des services, et les distingue des produits et services concurrents. La marque déposée confère à son propriétaire une protection indispensable d’un point de vue commercial : aucun concurrent n’est autorisé à utiliser à l’identique ou à imiter la marque déposée, de quelque manière que ce soit, pour identifier des produits ou des services identiques ou similaires. Cette interdiction garantit au propriétaire de la marque une maîtrise totale de son image de marque, et le protège contre tout risque de confusion dans l’esprit du public.

A noter : le dépôt d’une marque à l’INPI garantit un monopole d’exploitation sur l’ensemble du territoire français, pendant une période de 10 ans renouvelable à l’infini.

La marque déposée peut faire l’objet d’une licence d’exploitation

Une marque déposée devient un actif de la société. Son propriétaire peut la commercialiser en vue d’en tirer des bénéfices financiers :

  • Le propriétaire d’une marque déposée peut concéder des licences d’exploitation : il autorise expressément un tiers à utiliser sa marque, dans des conditions strictement définies au sein du contrat de licence, et moyennant une contrepartie financière.
  • La marque déposée peut être vendue (cession de marque) au titre d’un contrat de cession de marque.
  • La marque déposée peut constituer un apport en société, au même titre que tout autre apport en nature.

Pour être déposée, la marque doit être disponible

Déposer une marque confère à son propriétaire une protection avantageuse. Pour déposer une marque, encore faut-il qu’elle soit disponible. La marque est considérée comme disponible à condition qu’elle ne soit ni identique ni similaire à un signe qui bénéficie d’un droit antérieur sur des produits ou des services identiques ou similaires.

A noter : mêmes disponibles, ne peuvent pas être déposés et protégés par le droit des marques les signes génériques. Le signe générique est le mot ou l’expression qui désigne le produit ou le service. Le mot « Canapé », par exemple, ne peut être déposé pour protéger une marque de canapés. De même que « Bagnole » est un signe générique pour désigner une voiture. A contrario, le signe « Canapé » peut être déposé pour protéger des ustensiles de cuisine, par exemple.

Pour s’assurer de la disponibilité d’une marque, le déposant doit vérifier qu’aucune marque identique ou similaire n’a déjà été déposée antérieurement pour protéger des produits ou des services identiques ou similaires. Il est également indispensable de vérifier que la marque dont le dépôt est envisagé ne porte pas atteinte à un droit antérieur, notamment : un nom commercial, un nom de domaine, une dénomination sociale, un droit d’auteur, une marque notoire, une enseigne, une appellation d’origine protégée, un dessin ou modèle protégé, un droit de la personnalité, un nom d’association, une indication géographique protégée, un droit au nom, un droit à l’image ou à la renommée d’une collectivité.

A noter : Le droit à l’image, qui comme pour la cession de droit d’auteur pendant une cession de marque, peut faire l’objet d’une cession ou d’une autorisation d’exploitation, est protégé par le droit français en tant qu’attribut de la personnalité. Toutefois, la violation du droit à l’image est condamnable.

Marques identiques et marques similaires

Avant de déposer sa marque, il est nécessaire de vérifier que le signe choisi ne soit ni identique, ni similaire à une marque déposée pour des produits ou des services identiques ou similaires.

A noter : au moment de déposer une marque à l’INPI, le déposant renseigne les produits et les services pour lesquels il souhaite protéger sa marque. Ces produits et services sont rangés par classes. Sauf marque notoire, une marque identique peut être déposée pour des produits ou des services différents. Par exemple, la marque « Style de Rue » peut être déposée pour protéger des vêtements d’une part, le nom d’une compagnie de danse hip-hop d’autre part, sans que les propriétaires des marques puissent agir l’un contre l’autre.

Pour savoir si une marque a déjà été déposée, il faut procéder à une recherche d’antériorités à l’identique d’une part, une recherche de similarités d’autre part. La notion de signe similaire s’entend de toute ressemblance entre les deux signes : similitude orthographique, phonétique ou intellectuelle de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Toute marque similaire constitue une antériorité dès lors qu’elle est déposée dans les mêmes classes de produits ou de services.

Par exemple, la marque « Stylé dans la rue » est similaire à « Style de Rue » de par sa ressemblance phonétique et orthographique : son utilisation est de nature à créer de la confusion dans l’esprit du public. « Style de Rue » constitue une antériorité, « Stylé dans la rue » ne peut être valablement déposée pour protéger des produits ou des services similaires ou identiques.

Comment effectuer une recherche de disponibilité ?

Pour s’assurer de la disponibilité d’une marque, le déposant doit effectuer plusieurs recherches :

1. Vérifier qu’aucune marque identique ou similaire n’a déjà été déposée dans un même domaine d’activité : l’INPI propose un service de recherches en ligne, via sa « Base marques ». Si les recherches d’antériorités à l’identique sont relativement évidentes, les recherches de similitudes le sont moins. Il peut être utile pour cela de se rapprocher d’un Conseil en propriété intellectuelle.

2. Vérifier que la marque ne reproduise ni n’imite un nom de domaine antérieur. En effet, la jurisprudence admet qu’un nom de domaine constitue un droit antérieur. Une fois le nom de domaine réservé et exploité, un tiers ne peut valablement déposer ni exploiter ce nom en tant que marque pour des produits ou des services identiques ou similaires. Cette recherche d’antériorité peut être réalisée directement sur le web ou via les bureaux d’enregistrement dédiés.

3. Vérifier que la marque ne reproduise ni n’imite un nom commercial, une enseigne, un nom d’association ou une dénomination sociale antérieurs. Le nom commercial antérieur est protégé du simple fait de son usage public : son dépôt en tant que marque, au même titre que l’enseigne, le nom d’association et la dénomination sociale, expose le déposant à des sanctions. Cette recherche d’antériorité peut être réalisée via les sites internet institutionnels.

4. Vérifier que la marque ne reproduise ni n’imite un nom sur lequel il existe un droit antérieur. Il peut s’agir d’un droit d’auteur – titre de livre ou de chanson par exemple – d’une AOP, d’un dessin ou modèle protégé, d’un droit de la personnalité – nom de famille d’un tiers, par exemple – d’une indication géographique protégée, d’un droit au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité.

Bon à savoir : Une marque déposée par une entreprise mais qui n’est pas exploitée pendant une durée de 5 ans minimum s’expose à une action en déchéance de marque.
En tout état de cause, le déposant ne peut protéger une marque notoire : la marque notoire, même si elle n’est pas déposée, est considérée comme indisponible.
Il est également important de faire ces étapes lorsqu’on veut créer sa marque de vêtement.

Quels sont les risques à déposer une marque déjà enregistrée à l’INPI ?

Opposition du propriétaire d’une marque antérieure

La procédure de dépôt d’une marque à l’INPI comporte plusieurs étapes, dont la publication de la demande au BOPI, préalablement à son enregistrement. A ce stade, un tiers qui estime que la marque porte atteinte à ses propres droits dispose de 2 mois pour former opposition.

Au terme d’une procédure d’opposition, l’INPI peut décider de rejeter la demande de dépôt de marque, à moins que le déposant ne modifie suffisamment le signe déposé pour éliminer tout risque de confusion.

A noter : une marque déjà enregistrée peut faire l’objet d’une action en nullité si un concurrent estime que le signe est similaire ou identique à un droit antérieur dont il jouit.

Moyens de défense en cas d’assignation en contrefaçon de marque

Le déposant qui exploite sa marque déposée alors même qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’un tiers s’expose à des poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon de marque. La contrefaçon est passible de sanctions pénales : amende et peine d’emprisonnement.

En cas d’assignation en contrefaçon de marque, le défendeur peut utiliser plusieurs moyens de défense :

  • Prouver que la contrefaçon n’est pas constituée : sa marque n’est ni identique ni similaire à celle du demandeur ou le domaine d’activité est distinct.
  • Prouver que le signe de l’adversaire ne constitue pas une marque protégeable : les mots et expressions trompeurs, contraires à l’ordre public, génériques et descriptifs, par exemple, ne peuvent être protégés au titre du droit des marques.

Demander la déchéance de la marque : à défaut d’exploitation d’une marque pendant une période de 5 ans, son propriétaire est déchu de ses droits.

Il est donc important de faire très attention afin d’éviter les sanctions relatives à la contrefaçon ou à la violation du droit d’image.

Co-fondateur et DG de LegalPlace, Mehdi est ancien avocat au Barreau de Paris et diplômé du magistère DJCE. Il a exercé plus de 12 ans au sein de cabinets anglo-saxons et français en droit des sociétés, fusions-acquisition et capital investissement.

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Kinen Smida
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Kinen Smida

Merci beaucoup pour ces précieux conseils !
Kinen SMIDA